Quando submete um pedido de registo de marca junto do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), pode enfrentar uma oposição por parte de um terceiro que alega possuir uma marca anterior registada. No entanto, nem todas as marcas registadas são ativamente utilizadas no mercado, o que pode influenciar a decisão do INPI sobre a validade da oposição.
A legislação portuguesa permite que o requerente do registo desafie a validade da oposição, exigindo que o opositor prove que tem feito uso sério da marca que invoca para a reclamação. Se não houver provas suficientes de uso, a oposição pode ser considerada improcedente, permitindo que a nova marca seja registada.
Neste artigo, explicamos como funciona a invocação da falta de uso sério de marca em processos de oposição ao registo de marca.
1 – O QUE É O USO SÉRIO DE UMA MARCA?
O uso sério da marca registada é condição para a sua proteção, nomeadamente o direito exclusivo que o regime confere. O uso sério afere-se pela verificação de dois requisitos: o uso comercial da marca e o uso típico da mesma. Em qualquer dos casos, é primordial que a marca esteja a ser utilizada para assinalar os produtos ou serviços para que foi registada.
A análise do uso sério da marca baseia-se nos últimos cinco anos consecutivos antes da data do pedido contestado. Se uma marca não tiver sido usada seriamente nesse período, ou se o opositor não conseguir apresentar justificações válidas para a falta de uso, a oposição pode ser rejeitada.
2 – COMO INVOCAR A FALTA DE USO SÉRIO DE MARCA EM PROCESSO DE OPOSIÇÃO?
A invocação da falta de uso sério pode ser utilizada pelo requerente do pedido de registo como forma de defesa contra uma oposição.
Passo 1: Verifique se a Marca Oponente Está Registada Há Mais de 5 Anos
Apenas pode ser solicitada a prova de uso sério se a marca invocada na oposição estiver registada há pelo menos cinco anos antes da data do pedido de registo contestado ou da prioridade reivindicada.
Passo 2: Apresente o Pedido na Sua Contestação
O requerente do pedido de registo pode, na sua contestação à oposição, solicitar ao opositor que apresente provas de uso sério da sua marca nos últimos cinco anos consecutivos.
O requerente não precisa de provar que a marca não foi usada, bastando invocar a falta de uso sério, e o ónus da prova recai sobre o opositor.
Passo 3: O Opositor Tem um Prazo para Apresentar Provas
Após ser notificado pelo INPI, o opositor tem um prazo de um mês, prorrogável por mais um mês, para apresentar provas de uso sério da marca ou justificar a falta desse uso.
Se o opositor não apresentar provas dentro do prazo, a oposição será considerada improcedente, permitindo que o pedido de registo prossiga normalmente.
Passo 4: Avaliação das Provas Apresentadas
Caso o opositor apresente documentação que demonstre uso sério da marca, o INPI avaliará se: o uso foi contínuo e relevante e se a marca foi usada para todos os produtos ou serviços registados ou apenas para alguns.
Se a marca só tiver sido usada para parte dos produtos ou serviços registados, a oposição será avaliada apenas para esses produtos ou serviços específicos.
A invocação da falta de uso sério não implica a caducidade automática da marca oponente. A caducidade só pode ser declarada através de um processo autónomo, conforme previsto no artigo 269.º do CPI.
3 – O QUE CONTA COMO PROVA DE USO SÉRIO?
Para que a oposição seja considerada válida, o opositor deve apresentar provas documentais que demonstrem uso sério da marca. Exemplos de provas aceites incluem:
- Faturas de vendas com a marca visível;
- Campanhas publicitárias e material promocional;
- Presença em feiras comerciais e eventos do setor;
- Catálogos, embalagens e rótulos;
- Publicações em redes sociais e websites oficiais;
- Recibos de royalties ou licenciamento da marca.
Se as provas apresentadas forem insuficientes, a oposição pode ser rejeitada.
4 – INVOCAÇÃO DA FALTA DE USO SÉRIO EM MARCAS DA UNIÃO EUROPEIA
A falta de uso sério pode ser invocada mesmo que a marca em questão seja uma Marca da União Europeia (MUE).
No caso das MUE, o uso sério não se limita a um único Estado-Membro, mas sim ao conjunto da União Europeia. Assim, se a marca for usada apenas num país, pode ser contestado se esse uso for insuficiente para demonstrar a relevância comercial na UE como um todo.
5. ESTRATÉGIAS PARA EVITAR PROBLEMAS NO PROCESSO DE OPOSIÇÃO
Se pretende registar uma nova marca, é essencial tomar medidas para reduzir o risco de oposição e preparar-se para possíveis contestações.
Antes de submeter o pedido, faça uma pesquisa de marcas registadas no INPI e no EUIPO para identificar possíveis conflitos.
Se receber uma oposição, consulte um advogado especializado para avaliar se pode invocar a falta de uso sério.
Mantenha toda a documentação da sua própria marca organizada para provar que está a ser utilizada de forma contínua.
CONCLUSÃO
A invocação da falta de uso sério é uma estratégia eficaz para contestar uma oposição ao registo de marca, forçando o opositor a demonstrar que a sua marca tem uso real e contínuo. Se não conseguir provar esse uso, a oposição será rejeitada, permitindo que a sua marca seja registada.
Procure orientação jurídica especializada em Propriedade Industrial para ajudá-lo a enfrentar oposições e garantir o sucesso do seu registo de marca.
