No mundo empresarial, a marca é um dos ativos mais valiosos de qualquer negócio. A sua proteção e exploração devem ser feitas com cuidado, respeitando os regimes legais que regulam os direitos de propriedade industrial. Duas figuras frequentemente utilizadas pelas empresas são o licenciamento da marca e a transmissão da marca -conceitos distintos que, embora muitas vezes confundidos, têm efeitos jurídicos diferentes.
Neste artigo, explicamos de forma clara e prática a diferença entre licenciar uma marca e transmiti-la.
O QUE É A TRANSMISSÃO DE MARCA?
A transmissão da marca consiste na transferência da titularidade do direito de marca de um sujeito para outro, de forma definitiva. Ou seja, o titular deixa de ser o proprietário da marca, que passa a pertencer a outra pessoa ou entidade.
Como pode ocorrer?
- A título oneroso ou gratuito (por exemplo, compra e venda ou doação);
- Por contrato, sucessão ou decisão judicial;
A transmissão pode ocorrer independentemente da empresa a que a marca está associada.
Constituem formalidades para a transmissão da marca:
- A transmissão deve ser provada por documento escrito;
- O ato jurídico deve ser inscrito no INPI, mediante requerimento para averbamento.
Na transmissão da marca, o novo titular passa a deter todos os direitos sobre a marca, podendo explorá-la, licenciá-la ou mesmo vendê-la novamente.
O QUE É O LICENCIAMENTO DA MARCA?
O licenciamento da marca é uma autorização que o titular da marca (licenciante) concede a um terceiro (licenciado) para utilizar a marca registada, sem que haja transferência de propriedade.
Existem vários tipos de Licença: exclusiva ou não exclusiva; total (para todos os produtos/serviços) ou parcial; limitada no tempo e/ou no território; com ou sem possibilidade de sublicenciamento.
Quanto às formalidades do licenciamento da marca:
- O contrato de licença está sujeito a forma escrita;
- O contrato deve ser averbado no INPI.
Constituem obrigações do licenciante: manter e defender a marca; garantir a qualidade dos produtos ou serviços associados; prevenir abusos ou infrações por parte do licenciado.
Por seu turno, são Responsabilidades do licenciado: usar a marca dentro dos limites definidos no contrato; não prejudicar o prestígio ou valor da marca;
O titular da marca pode agir contra o licenciado em caso de violação das cláusulas acordadas.
CONTRATO DE MERCHANDISING: UMA FORMA DE LICENCIAMENTO
Uma forma particular de licença da marca é o contrato de merchandising, usado quando o titular de uma marca, normalmente de prestígio, autoriza a sua utilização em produtos diferentes dos que tradicionalmente distingue.
Apesar de ter algumas especificidades, este contrato é considerado um contrato de licença, exigindo forma escrita e o respetivo averbamento no INPI.
DIFERENÇAS JURÍDICAS ESSENCIAIS
| Critério | Transmissão da marca | Licenciamento da marca |
| Titularidade | Transfere-se para o novo titular | Mantém-se com o licenciante |
| Natureza jurídica | Transferência de propriedade | Autorização de uso |
| Forma legal | Documento escrito (ad probationem) | Documento escrito obrigatório (ad substantiam) |
| Registo no INPI | Averbamento necessário | Averbamento necessário |
| Duração | Definitiva | Temporária ou por tempo definido |
| Direito de exploração | Pleno e exclusivo | Limitado aos termos do contrato |
| Controlo de qualidade | Não aplicável após transmissão | Obrigação do licenciante |
CONCLUSÃO
Transmissão e licenciamento de marca são ferramentas estratégicas distintas na gestão de ativos de propriedade industrial. A transmissão implica a perda definitiva da titularidade do sinal distintivo, enquanto o licenciamento permite manter o controlo da marca, ao mesmo tempo que se rentabiliza o seu valor comercial.
Se pretende explorar ou transferir a sua marca com segurança jurídica, é fundamental recorrer a assessoria especializada.
